Evitando erros dispendiosos de PI: insights para pesquisas de due diligence de alta qualidade

À medida que as empresas químicas e de ciências biológicas que buscam monetizar seus portfólios de IP emergem dos desafios da COVID-19, 2021 parece ser um ano em que haverá um aumento no licenciamento, aquisições e parcerias de produtos.

Pesquisas de due diligence bem executadas são essenciais para reduzir riscos e otimizar oportunidades nessas transações de alto risco. A falta de informações críticas durante um cenário, a liberdade de operar ou a busca por validade pode colocar anos de desenvolvimento de produtos em risco e levar a futuros conflitos legais.

Gene Quinn, Presidente e CEO da Cão de vigilância IP, explicou esse desafio em um recente webinar com o CAS: “Nas ciências da vida, e particularmente em espaços lotados, como oncologia e terapia de genes e células, uma grande quantidade de dinheiro está em jogo quando as empresas iniciam pesquisas”.

“Pesquisas de IP de alto risco podem envolver um investimento considerável de tempo e dinheiro, mas estão bem colocadas”, disse Quinn. “Essas pesquisas acionaram a análise de custo-benefício para cada fusão e aquisição, licença de novo produto e auditoria de portfólio. Uma oportunidade perdida ou um litígio podem prejudicar tanto a carreira quanto a reputação corporativa.”

Durante o webinar um painel de especialistas se juntou à Quinn para fornecer suas perspectivas exclusivas sobre as melhores práticas para pesquisas de PI de devida diligência. O painel incluído Heidi Berven, PhD, sócio e co-líder da prática de patentes no escritório de advocacia empresarial Honigman, Paulo Coletti, Conselheira Associada de Patentes da Johnson & Johnson e Matthew McBride, Diretor de Serviços de Pesquisa de IP do CAS.

Veja a íntegra gravação de webinar para saber como evitar o desperdício de tempo, evitar erros e reduzir os riscos legais durante a devida diligência, para que você possa tomar decisões críticas com maior confiança.

Definindo o padrão para uma busca de IP eficaz

Pesquisas eficazes de due diligence são projetos altamente complexos com vários fatores críticos de sucesso. Eles são melhor executados de forma iterativa, com vários estágios, revisões e refinamentos ao longo do caminho para garantir uma visão abrangente do cenário. Essas pesquisas também são altamente colaborativas, exigindo que uma equipe de especialistas em patentes, negócios, PI e buscas alinhe suas responsabilidades e processos com metas e objetivos claramente definidos.

Comunicação deficiente, protocolos de busca incompletos ou imprecisos ou gerenciamento de projetos desarticulado podem levar a erros com consequências comerciais desastrosas. “Acho que todo mundo quer ver o Desfile dos Horríveis ou os Naufrágios de Trem”, disse Berven. “E a verdade é que você realmente não aprende sobre acidentes de trem no mundo que está buscando mundo. Você só os vê em litígios.”

O painel de especialistas destacou quatro erros comuns e caros que eles consideram cometidos durante a busca pela devida diligência, que podem inviabilizar os esforços de pesquisa e desenvolvimento e atrasar oportunidades de investimento:

1. Falta o penúltimo produto ou composto. Embora o composto alvo geralmente seja o foco da busca, também é importante verificar se há compostos ativos próximos e seus metabólitos. Ao considerar o alvo, é importante analisar um composto e tomar uma decisão sobre se ele pode ou não estar ativo. Por exemplo, um pró-fármaco ou intermediário pode ter atividade. Estender a busca aos metabólitos mais próximos também pode ser fundamental para proteger o PI futuro.
2. Fornecer ao advogado ou pesquisador informações incompletas ou imprecisas. Às vezes, os pesquisadores perdem patentes relevantes porque a estrutura original errada foi fornecida e o pesquisador descobriu variações em diferentes bancos de dados de compostos. Verificar e validar estruturas faz parte do processo iterativo, proporcionando maior confiança no futuro antes que tempo e dinheiro sejam gastos em novas pesquisas.
3. Deixar de validar cuidadosamente os principais detalhes em documentos públicos. O pesquisador pode encontrar que a estrutura que está sendo limpa já está protegida. Isso deve ser uma bandeira vermelha, levando a equipe a validar que está revisando a estrutura correta. Antes de continuar, o pesquisador deve se aprofundar e verificar o invólucro do arquivo de patente para ver se o nome está realmente correlacionado à estrutura ou ao número da estrutura, caso contrário, a pesquisa será mal direcionada.
   
   “Você não acha que isso vai acontecer, mas pode”, disse Berven. “Já vi situações em que a estrutura não é pública, ou é pública, mas está errada, ou é divulgada pela primeira vez na embalagem do quarto ou quinto pedido de continuação dos EUA durante a acusação para superar uma rejeição óbvia.”
4. Negligenciando a revisão diligente. Coisas pequenas podem dar errado. O pesquisador pode encontrar uma obra de arte anterior, mas não consegue verificar novamente a data de registro da patente ou do perfil. Eles podem cometer erros tipográficos ou até mesmo criar uma busca muito ampla. A maneira de evitar imprecisões é ir devagar e verificar cada descoberta. Cada membro da equipe de due diligence é responsável por reduzir o erro humano, garantindo que os freios e contrapesos sejam uma parte natural do processo para eliminar a perda de tempo e recursos devido a erros simples.

Aproveite as oportunidades com menos estresse

A boa notícia é que a maioria dos erros na devida diligência pode ser evitada definindo claramente as responsabilidades e estabelecendo processos colaborativos que garantam verificações e contrapesos iterativos.

“A propriedade intelectual sempre foi uma parceria”, disse McBride, do CAS. “Todo mundo tem um papel a desempenhar, e esses papéis não são necessariamente iguais. Talvez você precise dar o controle a alguém que tenha maior propriedade ou experiência mais profunda, então muita confiança é depositada nesse trabalho e é por isso que os melhores relacionamentos de equipe são construídos ao longo dos anos.”

Para evitar o estresse e ir direto para as oportunidades, adote essas três estratégias:

Estratégia #1: Não tente fazer tudo internamente

Muitas organizações têm uma vasta experiência técnica e jurídica interna, e pode ser tentador confiar em conhecimentos jurídicos e científicos internos para pesquisas. Embora esses profissionais possam ser especialistas em ciência ou lei de patentes, não é provável que sejam especialistas nas complexidades das buscas de due diligence.

“Depois de trabalhar com pesquisadores sofisticados, nunca presumiria que eu pudesse fazer uma pesquisa de alta qualidade em qualquer um dos bancos de dados complexos que eles usam”, disse Berven.

O tamanho único não serve para todos quando se trata de pesquisas. Quanto maiores os riscos, mais escrutínio a busca deve ter, e isso exige experiência dedicada.

“Empresas e escritórios de advocacia precisam de pesquisadores que possam encontrar informações e referências obscuras sobre patentes. Profissionais especialistas em busca de patentes têm uma ampla gama de tecnologias e recursos comercialmente disponíveis à sua disposição para realizar buscas rápidas com maior precisão, sem aumentar os custos”, disse McBride.

Um bom pesquisador fará perguntas persistentemente, verificará todas as descobertas, se comunicará perfeitamente com cada membro da equipe e sairá do caminho comum para descobrir todas as informações pertinentes.

Estratégia #2 Crie um processo transparente e colaborativo

Projetos eficazes de due diligence de alto risco exigem colaboração entre advogados internos e externos, gerenciamento de PI, gerenciamento de negócios, pesquisa e desenvolvimento e profissionais de busca.

“O sucesso está diretamente relacionado ao grau de colaboração”, disse Quinn. “Cada equipe precisa ter um equilíbrio cuidadoso de experiência, ter clareza sobre sua direção e promover um meio ambiente para discussões transparentes e honestas.”

É necessária uma comunicação forte entre a pessoa que solicita a pesquisa, a pessoa que realiza a pesquisa e organiza as Informações e as pessoas que confiam nos resultados para tomar decisões comerciais, jurídicas e de PI. Toda a equipe precisa ter clareza sobre os objetivos de buscar, o que precisa descobrir e quais informações não podem ser perdidas.

Coletti, da Johnson & Johnson, destacou a obrigação da equipe de questionar e refinar os parâmetros de busca: “O que estamos procurando? O que é importante nessa potencial busca molecular? É a molécula inteira? São certos componentes? Conhecer essas respostas levará à melhor estrutura de busca. Mas os cientistas também precisam responder a perguntas que refinam a busca: O que é importante para você? O que você pode mudar? O que você pode fazer sem?”

Embora grandes empresas com amplo suporte de IP estejam acostumadas a responder a essas perguntas, os gerentes de empresas menores geralmente não estão acostumados. Às vezes, eles têm dificuldade em entender o valor da PI, pois ela pode parecer distante das atividades de pesquisa que acionaram suas decisões diárias.

“Ao conversar com gerentes técnicos da empresa, enfatizamos que o gerenciamento de PI é um investimento no trabalho de suas vidas”, disse McBride. “Quando os gerentes da empresa veem a PI dessa maneira, tanto nos parceiros que escolhem quanto nos recursos que usam, isso muda sua perspectiva. O investimento se torna sério para eles, porque determinará o sucesso daqui a alguns anos.”

Estratégia #3 Abrace o processo — é o meio para o fim

As buscas de due diligence são iterativas e evoluem à medida que as Informações são descobertas. As necessidades comerciais, a criticidade e as considerações orçamentárias influenciarão o escopo e o design da busca.

“Inicialmente, você pode criar uma rede ampla, analisando várias moléculas ou dispositivos de distribuição, para que suas pesquisas sejam mais relaxadas e menos focadas”, disse Coletti. “Para empresas em estágios de pré-IPO ou IPO, as oportunidades de licenciamento serão interessantes, portanto, pesquisas aprimoradas ajudarão a avaliar o potencial de investimento. Se você está envolvido em pesquisa e desenvolvimento e deseja combinar produtos biológicos licenciados com candidatos à Fase II, é melhor fazer pesquisas de patenteabilidade sem violação.”

À medida que a devida diligência avança, novos dados são descobertos, avaliados e discutidos, o que pode mudar a direção do processo de busca. A atividade não deve ser interrompida até que todos os membros da equipe estejam convencidos de que suas perguntas e preocupações foram respondidas.

Como as buscas de due diligence são iterativas, gerenciar custos pode ser um desafio.

“É arriscado fornecer um resultado da pesquisa com base em um ponto de custo, então isso precisa ser feito em etapas”, disse Coletti. “Dessa forma, você não está gastando uma grande quantidade de dinheiro em uma busca restrita que oferece valor limitado.”

Aumente a eficácia de sua busca por IP

Em setores complexos e inovadores, com maior pressão para monetizar totalmente a PI, as buscas de devida diligência reduzem o risco e dão confiança para licenciamentos, aquisições e outras transações comerciais, mas somente se tiverem sido cuidadosamente planejadas e executadas com cuidado.

Ao criar uma equipe de consultores jurídicos e especialistas em busca de PI confiáveis e desenvolver uma estratégia de projeto iterativa e colaborativa, você pode evitar o desperdício de tempo, evitar erros e reduzir os riscos legais para tomar decisões críticas com maior confiança.

Convidamos você a discutir suas estratégias e necessidades de busca de IP com um de nossos profissionais de busca. Para começar, por favor entre em contato conosco.